——評(píng)南京吳良材眼鏡公司與上海三聯(lián)（集團(tuán)）不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)糾紛案

【案號(hào)】

（2015）黃浦民三（知）初字第157號(hào)

（2017）滬73民終246號(hào)

【裁判要旨】

在處理特定歷史背景下形成的商業(yè)標(biāo)識(shí)沖突時(shí)，需要考察相關(guān)事實(shí)的歷史形成和發(fā)展過程，同時(shí)結(jié)合發(fā)展現(xiàn)狀和業(yè)已形成的市場(chǎng)格局，綜合“歷史、現(xiàn)狀、公平”等因素作出裁量,合理限定各方當(dāng)事人使用訴爭(zhēng)商業(yè)標(biāo)識(shí)的方式和范圍。

【案情介紹】

1807年，吳良材將1719年在上海創(chuàng)建并附帶經(jīng)營眼鏡業(yè)務(wù)的“澄明齋珠寶玉器鋪”改為專營眼鏡業(yè)務(wù)的吳良材眼鏡店，1926年更名為吳良材眼鏡公司，1998年10月更名為上海三聯(lián)（集團(tuán)）有限公司吳良材眼鏡公司。1947年，吳良材眼鏡公司南京分公司登記設(shè)立。但因歷史原因，南京吳良材眼鏡有限公司和上海吳良材公司已不具有關(guān)聯(lián)關(guān)系。1989年起，上海三聯(lián)（集團(tuán)）有限公司（下稱三聯(lián)集團(tuán)）、上海吳良材公司陸續(xù)注冊(cè)多個(gè)“吳良材”文字商標(biāo)，經(jīng)過長期使用已經(jīng)具有很高的市場(chǎng)知名度，并于2004年被認(rèn)定為馳名商標(biāo)。南京吳良材公司于2004年至2015年大規(guī)模在全國范圍發(fā)展特許加盟店，授權(quán)其分支機(jī)構(gòu)、加盟商在登記注冊(cè)及經(jīng)營中使用“吳良材”文字的企業(yè)名稱及文字標(biāo)識(shí)，同時(shí)在大眾點(diǎn)評(píng)網(wǎng)開展團(tuán)購活動(dòng)。南京吳良材公司在對(duì)外宣傳中稱其是由上海吳良材公司設(shè)立的南京分公司發(fā)展起來的。三聯(lián)集團(tuán)、上海吳良材公司認(rèn)為，南京吳良材公司的上述行為構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)、虛假宣傳等不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)，訴請(qǐng)法院判令停止侵權(quán)、消除影響并賠償損失及合理費(fèi)用。

上海市黃浦區(qū)人民法院認(rèn)為，基于歷史原因，南京吳良材公司企業(yè)名稱注冊(cè)的時(shí)間早于上海吳良材公司的注冊(cè)商標(biāo)的取得和馳名商標(biāo)的認(rèn)定時(shí)間，客觀上不存在攀附上海吳良材公司商譽(yù)的可能性。但是在沒有證據(jù)證明其企業(yè)名稱的知名度和影響力已超出該登記機(jī)關(guān)的轄區(qū)范圍的情況下，在全國范圍內(nèi)設(shè)立企業(yè)名稱含“吳良材”文字的非法人分支機(jī)構(gòu)的行為，易造成相關(guān)公眾對(duì)“吳良材”品牌的市場(chǎng)主體及其商品和服務(wù)來源的混淆，從而削弱、淡化“吳良材”注冊(cè)商標(biāo)的識(shí)別功能。一審法院遂判決南京吳良材公司停止商標(biāo)侵權(quán)及不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為，立即停止其分支機(jī)構(gòu)在江蘇省南京市以外地區(qū)注冊(cè)、使用含“吳良材”文字的企業(yè)名稱，并消除影響，賠償經(jīng)濟(jì)損失260萬元。南京吳良材公司不服一審判決，提起上訴。上海知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院判決駁回上訴，維持原判。

【法官評(píng)析】

該案涉及“吳良材”這一老字號(hào)傳承發(fā)展過程中所產(chǎn)生的相關(guān)商業(yè)標(biāo)識(shí)的爭(zhēng)議，具有極其復(fù)雜的歷史背景，如何處理特定歷史背景下形成的商業(yè)標(biāo)識(shí)沖突，需要綜合考慮“歷史、現(xiàn)狀、公平”等因素妥善認(rèn)定。

首先，從企業(yè)發(fā)展歷史來看，南京吳良材公司與歷史上的吳良材眼鏡公司具有一定的歷史淵源，南京吳良材公司注冊(cè)使用含“吳良材”文字的企業(yè)名稱亦早于涉案商標(biāo)注冊(cè)時(shí)間，故南京吳良材公司注冊(cè)使用含有“吳良材”字樣的企業(yè)名稱并不構(gòu)成不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)。

其次，從現(xiàn)狀來看，“吳良材”文字雖然來源于歷史上的“吳良材眼鏡店”，但其商標(biāo)商譽(yù)顯然是上海吳良材公司在1989年注冊(cè)商標(biāo)后，推陳出新、努力經(jīng)營的結(jié)果，故在相關(guān)公眾的認(rèn)知當(dāng)中，“吳良材”文字商標(biāo)已經(jīng)與上海吳良材公司形成了穩(wěn)定的對(duì)應(yīng)關(guān)系，該商標(biāo)所承載的商譽(yù)應(yīng)予保護(hù)。

再次，從公平的角度而言，雖然南京吳良材公司和上海吳良材公司與歷史上的吳良材眼鏡公司具有一定的歷史淵源，但彼此之間并無關(guān)聯(lián)關(guān)系，在上海吳良材公司的“吳良材”商標(biāo)已具有很高的知名度并被認(rèn)定為馳名商標(biāo)，而南京吳良材公司在全國范圍內(nèi)尚無知名度的情況下，南京吳良材公司在全國范圍大規(guī)模地發(fā)展經(jīng)營，授權(quán)使用“吳良材”文字，并宣稱其是由上海吳良材公司設(shè)立的南京分公司發(fā)展起來的，南京吳良材公司的上述行為在主觀上明顯具有攀附上海吳良材公司商譽(yù)的意圖，并足以對(duì)相關(guān)消費(fèi)者產(chǎn)生誤導(dǎo)，如果不對(duì)其企業(yè)名稱的使用范圍進(jìn)行適當(dāng)?shù)南拗疲瑒t難以達(dá)到防止市場(chǎng)混淆的效果，也不足以保護(hù)商標(biāo)權(quán)人利益。

該案在處理過程中，并未簡單地根據(jù)邏輯形式進(jìn)行判斷，而是充分考慮相關(guān)事實(shí)的歷史形成和發(fā)展過程，追溯“吳良材”老字號(hào)的歷史背景與沿革，以歷史因素作為起點(diǎn)，同時(shí)考慮發(fā)展現(xiàn)狀和業(yè)已形成的市場(chǎng)格局，綜合“歷史、現(xiàn)狀、公平”等因素作出裁量，適當(dāng)限制南京吳良材公司使用其企業(yè)名稱的地域范圍，并制止其在經(jīng)營活動(dòng)中的不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為。這種適當(dāng)限制而非“一刀切”的裁判結(jié)果，既維護(hù)了南京吳良材公司在先使用“吳良材”字號(hào)的權(quán)利，又有效制止了南京吳良材公司在上海吳良材公司的“吳良材”注冊(cè)商標(biāo)獲得極大知名度情況下進(jìn)行攀附商譽(yù)的行為，在適當(dāng)規(guī)范的基礎(chǔ)上維護(hù)現(xiàn)狀對(duì)于當(dāng)事人而言是公平合理的，也有助于維護(hù)已有的市場(chǎng)現(xiàn)狀。該案在裁判上是對(duì)歷史方法的典型適用，較為妥當(dāng)?shù)靥幚砹藲v史遺留的商業(yè)標(biāo)識(shí)沖突問題。